Un día encuentra una tienda en Instagram con un nombre casi idéntico al suyo, un competidor que vende con un logo muy parecido, o un dominio web que reproduce su marca para captar a sus clientes. Los clientes le preguntan por productos que usted no vende. Son señales típicas de una posible infracción de marca: un signo idéntico o similar, usado para productos o servicios iguales o relacionados, con riesgo de que el público se confunda o crea que hay un vínculo entre las empresas.
Actuar pronto importa: la prueba en internet desaparece rápido, la confusión se consolida con el tiempo y la ley fija plazos para demandar. Esta guía explica, en general, cómo se analiza el caso y cuál es el camino habitual, desde la prueba hasta la demanda.
¿Hay infracción? Cómo se analiza
No toda semejanza es una infracción. El análisis suele recorrer estos puntos:
- Titularidad: si su marca está registrada ante la SIC, y para qué productos o servicios. El derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere con el registro (Decisión Andina 486 de 2000, artículo 154).
- Uso en el comercio sin su consentimiento: vender, ofrecer o anunciar productos o servicios con el signo, en tiendas, publicidad, redes o sitios web.
- Identidad o similitud: se comparan los signos en conjunto, en su aspecto visual, sonoro y conceptual. No se exige una copia exacta.
- Conexión entre productos o servicios: el uso debe recaer sobre productos o servicios idénticos, similares o relacionados con los que su registro cubre.
- Riesgo de confusión o de asociación: que el consumidor pueda equivocarse sobre el origen o pensar que existe un vínculo empresarial. El artículo 155 de la Decisión 486 faculta al titular a impedir ese uso, y presume el riesgo de confusión cuando el signo y los productos son idénticos.
Las marcas notoriamente conocidas tienen una protección reforzada: pueden defenderse incluso frente a productos distintos, cuando el uso del signo aprovecha injustamente su prestigio o lo diluye (Decisión 486, artículos 224 a 226). Acreditar la notoriedad exige pruebas propias.
Si su marca no está registrada
Aquí está el límite más importante. Sin registro, no existe el derecho de exclusiva sobre la marca ni, por tanto, la acción por infracción marcaria en sentido estricto. Aun así, no siempre se queda sin alternativas:
- Nombre comercial: el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, sin necesidad de registro (Decisión 486, artículos 190 y 191). Sirve si su signo identifica su empresa o establecimiento, pero usted debe probar el uso anterior y su alcance.
- Competencia desleal (Ley 256 de 1996): sanciona, entre otras conductas, la confusión con la actividad o el establecimiento de otro, la imitación que genera confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena, incluido el uso no autorizado de signos distintivos ajenos (artículos 10, 14 y 15).
- Notoriedad: si su signo es realmente reconocido en el sector pertinente, puede tener protección, pero es un estándar exigente.
Todas estas vías exigen más prueba que la acción de quien tiene el registro. La recomendación práctica es registrar antes de que aparezca el conflicto; le explicamos cómo en nuestra guía sobre el registro de marca en Colombia. Si un tercero llegó a registrar un signo igual al suyo, la estrategia es distinta (oposición, nulidad o cancelación) y debe evaluarse aparte.
Paso 1: reunir la prueba
Antes de escribirle a nadie, documente. Conviene reunir:
- Capturas de pantalla con fecha y URL de los perfiles, publicaciones, avisos y páginas donde aparece el signo. Para prueba en internet, valore una constancia notarial o un servicio de certificación tecnológica de contenido web, que den más fuerza que una captura simple.
- Compras de prueba del producto o servicio infractor, con factura.
- Evidencia de confusión real: mensajes y reclamos de clientes equivocados.
- Sus propios soportes: certificado de registro, historial de uso, facturas, inversión en publicidad, ventas.
- La fecha en que se enteró. Importa para los plazos, como verá más adelante.
Paso 2: el requerimiento o carta de cese
Con la prueba en orden, suele enviarse un requerimiento formal: una carta en la que se identifica su derecho, la conducta que se considera infractora y lo que se exige. Por ejemplo, abstenerse de usar el signo y retirar productos y publicidad. A veces resuelve el conflicto sin proceso.
Pero enviada a la ligera puede causar daño. Una carta mal redactada puede:
- Alertar al infractor para que borre perfiles, cambie de nombre o mueva el inventario, y con ello se pierdan pruebas.
- Reclamar más de lo que su derecho permite, lo que debilita su posición y puede provocar una respuesta judicial de la contraparte.
- Restar eficacia a las medidas cautelares, si el infractor ya fue advertido y movió el inventario.
Por eso decidir si conviene un requerimiento previo o ir directamente a pedir medidas cautelares es parte de la estrategia, no un trámite.
Paso 3: medidas cautelares
Cuando esperar causa un daño difícil de reparar, es posible pedir a la autoridad medidas cautelares antes de iniciar la acción, junto con ella o después (Decisión 486, artículos 245 y siguientes). Entre las previstas están el cese inmediato de los actos presuntamente infractores y el retiro de los circuitos comerciales de los productos.
Para concederlas, quien las pide debe acreditar su legitimación, la existencia del derecho y presentar pruebas que hagan razonablemente presumible la infracción o su inminencia (artículo 247). La autoridad puede exigir una garantía. No son automáticas ni un resultado asegurado: si se decretan sin oír antes a la otra parte, esta puede discutirlas, y la demanda de fondo debe presentarse en un plazo corto.
Paso 4: la acción por infracción
La demanda puede presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene funciones jurisdiccionales en infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal (artículo 24 del Código General del Proceso), o ante los jueces. La elección depende de lo que se busque y de las pruebas.
Entre lo que puede pedirse están (Decisión 486, artículo 241):
- El cese de los actos de infracción.
- El retiro de los circuitos comerciales de los productos y, según el caso, su destrucción o la prohibición de importarlos o exportarlos.
- La indemnización de perjuicios, que se calcula con criterios como el daño emergente, el lucro cesante, los beneficios del infractor o el precio de una licencia (artículo 243). En Colombia la normativa también prevé una indemnización preestablecida por infracción marcaria, que el demandante puede elegir en lugar de probar la cuantía del daño, dentro de los rangos fijados por reglamento (Decreto 1074 de 2015).
El plazo. Según el artículo 244 de la Decisión 486, la acción prescribe a los dos años desde que el titular supo de la infracción y, en todo caso, a los cinco años desde la última vez que se cometió. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que, bajo ciertas condiciones, la solicitud de una medida cautelar puede interrumpir el plazo, pero no conviene apoyarse en ello: lo prudente es no dejar pasar el tiempo.
Infracciones en internet
La mayoría de los conflictos de hoy nacen en canales digitales:
- Redes sociales y marketplaces: las plataformas suelen tener procedimientos de denuncia por infracción de marca, en los que se pide acreditar la titularidad con el registro. Pueden retirar un perfil o una publicación con rapidez, pero la decisión es de la plataforma y no reemplaza una acción judicial si el daño persiste.
- Nombres de dominio: para quien registra un dominio que reproduce una marca ajena existen procedimientos administrativos de resolución de disputas, normalmente más rápidos que un proceso judicial, que pueden llevar a cancelar o transferir el dominio. También cabe la vía judicial. El procedimiento aplicable al dominio específico, por ejemplo uno
.co, debe verificarse antes de elegir.
En ambos casos, preserve la evidencia antes de denunciar: la denuncia puede hacer desaparecer el contenido que necesita como prueba.
Cuándo también hay competencia desleal o delito
Un mismo hecho puede tener varias lecturas jurídicas. Además de la infracción marcaria, el uso de su signo puede configurar competencia desleal (Ley 256 de 1996), por ejemplo si busca confundir a los clientes o aprovecharse de su reputación. Esa acción tiene requisitos y plazos propios.
Algunas conductas pueden tener también consecuencias penales. El Código Penal contempla la usurpación de derechos de propiedad industrial, que supone el uso fraudulento de una marca protegida. Es una vía con objetivos y tiempos distintos a los del proceso civil.
En telecomunicaciones y medios estas vías se combinan con frecuencia. Lo explicamos en la guía sobre la piratería de señales de TV como competencia desleal y en el proceso en el que representamos a Latin Entertainment Group: la demanda contra Akses SAS.
Hable con un abogado litigante antes de enviar la primera carta
En una infracción de marca, el orden de los pasos importa. En Litigios AC revisamos su registro, la prueba que usted tiene y la conducta del tercero, y le explicamos con franqueza qué vía conviene y qué esperar, porque el resultado depende de la autoridad, de las pruebas y de la contraparte. Conozca nuestra área de Propiedad Intelectual y la de Litigios, o escríbanos por WhatsApp y cuéntenos qué está pasando.
Este artículo es información general y no constituye asesoría jurídica para un caso particular.